Pravočasno zaščitite interese podjetja s patentom

V zadnjih letih se slovenska podjetja vse bolj zavedajo pomena patentiranja svojih izumov, saj ti predstavljajo vedno večji delež premoženja podjetij oz. postajajo ključno orožje v konkurenčnem boju.

Facebook
Twitter
Google Plus
LinkedIn

Patentirati je mogoče manjše izboljšave obstoječih naprav, izdelkov ali postopkov in tudi zares revolucionarne izume. Veliko slovenskih podjetij ima lasten razvoj, pa vendar praksa kaže, da so pri odločanju za patentiranje morda preveč previdna.

Glavni razlogi za patentiranje so:

Večinoma velja, da se odškodnino za kršenje patenta uveljavlja v polnem znesku od datuma podelitve naprej, za vmesni čas pa zmanjša odškodnino.

Kadar je mogoče izum ohraniti kot poslovno skrivnost pred uporabniki ali tekmeci na trgu, je včasih bolj smiselno, da izuma ne patentiramo in ga raje varujemo kot poslovno skrivnost. Vsaka patentna prijava je namreč objavljena in kot informacija postane javno dostopna. Če se izuma ne da ohraniti v tajnosti, ker je denimo na trgu dostopen in ga lahko konkurenti razkrijejo z obratnim inženirstvom (ang. reverse engineering), je patentiranje zelo priporočljivo. Tako lahko podjetje pridobi in vzdržuje izključno pravico do uporabe, ne glede na razkritje izuma. Pri postopkih patentiranja podjetja potrebujejo pomoč patentnih zastopnikov. Patentna prijava mora biti napisana v posebni vrsti terminologije, nekakšnem križancu med strokovnim in pravnim besedilom. Četudi je prijava lahko napisana povsem korektno s stališča tehničnega strokovnjaka, bo brez dejanske vrednosti, ker ne bo nudila dovolj kakovostne pravne zaščite.

Izumljeno v Sloveniji – kako naprej?

Vse več slovenskih podjetij prepoznava potrebo, da patent ščitijo tudi v tujini. Nacionalna in mednarodna zakonodaja (npr. Pariška konvencija, Evropska patentna konvencija, Pogodba o sodelovanju na področju patentov) nudita veliko možnosti, kako s patentom pokriti širše področje na enostavnejši in predvsem cenejši način, kot da bi patent prijavljali v vsaki državi posebej. Opozoriti velja, da podjetja brez patentnih zastopnikov v praksi pogosto plačujejo tudi lažne pristojbine v višini nekaj tisoč evrov. Obstaja veliko možnih postopkovnih poti, kako patent zaščititi v relevantnih državah, vendar v večini primerov ustrezajo trije koraki.

Prvi korak: 1-letna zaščita po celem svetu

S tem si pridobimo 12 mesecev potencialne patentne zaščite po praktično celem svetu (na podlagi prednostne pravice po Pariški konvenciji). Ta korak vključuje pripravo patentne prijave z opisom, risbami, patentnimi zahtevki in povzetkom ter vložitev patentne prijave pri enem od nacionalnih patentih uradov. Pri slovenskih podjetjih je najbolj praktična rešitev, da prijavo vložijo pri Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL). Čeprav prvotno prijavo najpogosteje vložijo pri slovenskem uradu, mora ta biti dovolj kvalitetno sestavljena, da je primerna za preizkus pri npr. Evropskem patentnem uradu in ne le pri URSIL, saj bo ta slovenska prijava osnova za patentne prijave tudi v tujini.

Takšna osnovna patentna prijava nudi prijavitelju prednostno pravico (prioriteto) praktično po celem svetu za 12 mesecev. Prednostna pravica med drugim pomeni, da bo vsaka kasnejša prijava, ki jo vložimo v roku 12 mesecev kjerkoli v svetu za enak izum, uživala prednostni datum prve prijave, kar pomeni, da se bo v bistvenih vidikih štelo, kot da bi bile naše kasnejše prijave vložene na dan prve prednostne prijave. Primer: če bi nekdo v ZDA prijavil patent za enak izum po datumu naše prednostne (npr. slovenske) prijave, nas bo datum prednostne prijave varoval, četudi bomo mi patent v ZDA prijavili kasneje. Strošek tega koraka bo najpogosteje nekje med 1.000 in 3.000 evri.

Drugi korak: dodatnih 18 mesecev zaščite

Pridobimo si dodatnih 18 mesecev potencialne zaščite po večini držav v svetu po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov. Pred iztekom 12 mesecev od datuma vložitve nacionalne prijave, ko še lahko izkoristimo prednostno pravico iz prvega koraka, vložimo mednarodno patentno prijavo pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino. S to prijavo si 'kupimo' dodatnih 18 mesecev potencialne zaščite (povrh začetnih 12 mesecev iz prednostne pravice) in pridobimo še poizvedbeno poročilo in mnenje preizkuševalca iz Evropskega patentnega urada o izpolnjevanju pogojev naše prijave za podelitev patenta. Strošek tega koraka bo tipično med 3.000 in 5.000 evri.

Tretji korak: regionalne in nacionalne faze podelitve patenta

Korak, s katerim stopimo v regionalne (npr. Evropski patent) oz. nacionalne faze (npr. ZDA) podelitve našega patenta, je potrebno izvesti pred iztekom 30 mesecev (za nekatere države velja 31 mesecev) od datuma naše prednostne prijave. Stroški tega koraka so zelo odvisni od števila držav oz. regij, v katerih želimo pridobiti zaščito. Na primer strošek celotnega postopka podelitve patenta v ZDA, ki ne bo nastal takoj ob prijavi, temveč v razponu nekaj let, bo lahko znašal med 10.000 in 20.000 evrov. V primerjavi s prvima dvema možnostma so stroški podelitve po državah oz. regijah zelo visoki. Zato moramo teh začetnih 30 oz. 31 mesecev, kolikor trajata prva dva koraka, izkoristiti, da izum intenzivno tržimo – da bodisi že začnemo pridobivati prihodke iz tega naslova in si lažje privoščimo nadaljnje postopke, ali pa z dokaj visoko stopnjo verjetnosti ugotovimo, da nam bo patent v bodoče povečal prihodke oz. premoženje. Začetnih 30 mesecev moramo tudi izkoristiti, da ugotovimo, kje je patentna zaščita najbolj potrebna: v državah, kjer so trgi za naše izdelke, ali v državah, kjer bodo konkurenti izdelovali patentirani izdelek.

Mednarodni patentni sistem torej omogoča, da za relativno nizek strošek pridobimo potencialno patentno zaščito po skoraj celem svetu za omejen čas.

Mednarodni patentni sistem torej omogoča, da za relativno nizek strošek pridobimo potencialno patentno zaščito po skoraj celem svetu za omejen čas. Za odločitev o nadaljnji zaščiti, ki je precej dražja, pa bomo potrebovali informacijo, kako verjetno bo patent podeljen in kakšen bo njegov obseg zaščite, kar bomo razbrali iz mnenja preizkuševalca iz drugega koraka; informacijo, ali in do katere mere je naš izum tržno zanimiv, kar mora podjetje ugotoviti v začetnih 30 mesecih.

Izumi v delovnem razmerju

Kadar so izumitelji v delovnem razmerju s podjetjem, izum ne pripada podjetju samodejno. Med izumitelji in podjetjem po Zakonu o izumih iz delovnega razmerja nastane dokaj zapleteno razmerje. Po zakonu na primer izumitelju pripada dodatna nagrada za izum. Najustreznejše je, da podjetja morebitne izume, nastale v delovnem razmerju, zaščitijo v naprej in z dodatnimi pravilniki. Če podjetje tega ne stori, je sicer mogoče razmerje urediti pogodbeno in za nazaj. Šele ko so razmerja izumitelj–podjetje popolnoma urejena, sme podjetje prosto prijavljati patente za take izume oziroma razpolagati s pravicami iz izuma oziroma patenta.

Odškodnino za kršenje patenta lahko uveljavljamo za nazaj

Velja pa opozoriti, da bo podjetje prepoved uporabe izuma zaradi kršenja patenta proti tretjim osebam lahko uveljavilo šele, ko bo patent podeljen. Lahko pa morebitnega kršitelja na patent opozori že prej. Kršitelji se bodo praviloma izogibali kršenju patenta, četudi je ta šele v fazi prijave ali preizkusa, saj lahko odškodnino za kršenje patenta uveljavljamo za nazaj. V večini držav velja pravilo, da se odškodnino za kršenje patenta uveljavlja v polnem znesku od datuma podelitve naprej. Za vmesni čas med objavo patentne prijave oz. našega opozorila do podelitve pa bo praviloma prisojena zmanjšana odškodnina, saj kršitelj (niti imetnik) ni mogel z gotovostjo vedeti, v kakšnem obsegu bo patent podeljen. Patent lahko licenciramo že pred podelitvijo, vendar moramo biti pri sestavljanju pogodbe pozorni na to, kdo nosi tveganje, če patent kasneje ne bo podeljen ali bo podeljen v bistveno zoženem obsegu zaščite. Z drugimi besedami: ali mora prijavitelj vračati prejeto licenčnino, če kasneje patent ni podeljen. Če smo kot prijavitelji prepričani v podelitev, lahko to tveganje vzamemo nase. V tem primeru praviloma zaradi tega prevzema tveganja lahko podjetja zaračunajo bistveno višjo licenčnino.

Gregor Maček je direktor, zastopnik za patente, znamke in modele v družbi ITEM.

Prispevek je bil objavljen v MQ reviji, št. 41, julija 2018